Avant de déposer une marque et d’engager un investissement important en matière de communication, marketing, packaging, consolidation de l’image etc… il est recommandé de mesurer les risques de confusion entre le nom choisi et les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers.
Les offices de propriété industrielle ne vérifient pas de facto la disponibilité de la marque. Dès lors, le déposant doit s’assurer qu’il n’existe pas de droits antérieurs pouvant faire obstacle à l’enregistrement ou à l’usage paisible de sa marque.
Les principales antériorités opposables sont les marques publiées et ou enregistrées, les dénominations sociales, les noms de domaine exploités, les noms des collectivités territoriales, les indications géographiques et appellations d’origine protégées et les droits d’auteur (le titre d’un roman ou d’une œuvre musicale par exemple).
Il est aujourd’hui possible d’effectuer un premier sondage à l’identique sur les bases de données officielles suivantes, qui sont en accès libre et gratuit sur Internet :
– les bases marques de l’INPI (http://date.inpi.fr) et de l’EUIPO (https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview ,- les bases de données du registre du commerce et des sociétés (www.societe.com ou www.infogreffe.fr),
– la base de données des appellations d’origine et de qualité (http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Rechercher-un-produit).
Par ailleurs, concernant les noms de domaine, les bureaux d’enregistrements agréés, appelés encore registraires, (Gandi, OVH, Ionos, Afnic,…) mettent à disposition gratuitement des outils de recherche sur les noms de domaine géographiques (ccTLD) et génériques (gTLD).
Enfin, avec l’avènement du réseautage en ligne, ces premières recherches sur les bases de données officielles seront idéalement complétées d’une consultation des principaux réseaux sociaux (Google+, Twitter, Facebook, LinkedIn,…) et des moteurs de recherche généralistes ou spécialisés.
Toutefois, concernant la détection de marques antérieures, il est recommandé de ne pas se limiter à la recherche de marques identiques, et d’élargir cette recherche aux marques présentant des similarités phonétiques, intellectuelles, voire conceptuelles.
En effet, si la première approche non exhaustive ne donne aucun résultat, le déposant devra vérifier si son projet de dépôt de marque ne rentre pas en collision avec des marques antérieures similaires, pouvant ainsi générer un risque de confusion.
La méthode mise en œuvre par les offices de propriété industrielle français et européens, les tribunaux nationaux et les juridictions communautaires, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux marques est basée sur une appréciation globale ; elle prend notamment en compte les similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles ainsi que le degré de similarité entre les produits et services et l’éventuelle renommée de la marque antérieure.
En l’absence de recherche approfondie les risques encourus ne se cantonnent pas seulement à la procédure d’opposition en cours d’enregistrement devant les offices de propriété industrielle, mais ils comprennent également le contentieux judiciaire en contrefaçon : les sanctions peuvent aller de l’arrêt immédiat des investissements sur la marque aux condamnations à des dommages et intérêts.
Si l’INPI propose via sa boutique en ligne la possibilité de commander des « recherches d’antériorités », le livrable fourni n’est qu’un listing de marques dépourvu de tout analyse juridique du risque de confusion. Or, Il est important de ne pas sous-estimer la complexité de l’analyse des antériorités relevées et de l’existence d’un risque de confusion.
L’exercice pouvant s’avérer périlleux, le recours à un professionnel du droit des marques est ici plus que recommandé. Un conseil en propriété industrielle mention marques vous apportera son expertise et sa connaissance de l’évolution de la jurisprudence pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre votre projet et d’éventuels droits antérieurs.
Cette étude de disponibilité préalable constitue donc une étape importante dans la validation de votre projet de dépôt de marque. Ne la sous-estimer pas.
Pour aller plus loin dans ces démarches préalables au dépôt d’une marque, n’hésitez pas à nous contacter par email ([email protected]) ou par téléphone (09.67.52.53.29)